Merkenbureau Abcor is door de redactie gevraagd vanwege de grote groei van het kantoor, de innovatieve rol binnen de merkenwereld en de vernieuwende/ andere blik. We zijn bijzonder blij dat we namens de Benelux onze bijdrage hebben mogen leveren. Gekozen is om het artikel toe te spitsen op de vraag die speelt in de rechtszaak RED BULL – THE BULLDOG en de prejudiciële vragen die hierover aan het Europese Hof gesteld zijn.
Een geldige reden om aan te haken bij bekende merken?
Nederland, is niet alleen bekend als land van tulpen maar ook als land van coffeeshops. Menig toerist brengt bij zijn bezoek aan Amsterdam, dan ook een bezoek aan één van de oudste coffeeshops in Nederland, THE BULLDOG. Wat begon als een klein shop in 1975, groeide in de jaren uit tot een grote retailketen met meerdere vestigingen in binnen- en buitenland. THE BULLDOG is in een kleine veertig jaar uitgegroeid van een coffeeshop tot een groot consortium met diverse shops, hotels en cafés (in zowel binnen als buitenland). Door alle activiteiten en expansie van het bedrijf, is het merk uitgegroeid tot een bekend merk in Nederland.
Met de toenemende populariteit van energydrinks en de opkomst van RED BULL besluit THE BULLDOG ook haar eigen energydrink te lanceren. Zoals de eigenaar aangeeft in interviews, wil men een graantje meepikken van de groeiende markt en de populariteit van het RED BULL drankje in Nederland. Om de merkrechten te beschermen, vragen beide partijen (vlak na elkaar) merkbescherming aan in de Benelux.
Het oudste merk van RED BULL voor energydrinks is het merk RED BULL KRATING DAENG en wordt in de Benelux aangevraagd op 11 juli 1983. Het oudste merk van THE BULLDOG voor niet-alcoholische dranken is een paar dagen laten geregistreerd namelijk op 14 juli 1983. In deze procedure is een aspect een belangrijke rol. In de Benelux wordt merkenrechtelijk het continentale stelsel gebruikt. Gebruik van een merk schept geen merkrechten, slechts de registratie van een teken als merk geeft de houder rechten.
Met de introductie van het THE BULLDOG energydrink, komen de verhoudingen op scherp te staan. Sinds 2003 zijn RED BULL en THE BULLDOG met elkaar in een juridische strijd verwikkeld. RED BULL stelt zich op het standpunt dat door het gebruik van het overeenstemmende element BULL verwarring kan ontstaan bij het publiek. Zij sommeert THE BULLDOG ieder gebruik te staken van merken waarin het element BULL voorkomt voor energydrinks.
De rechtbank wijst in eerste instantie (in 2007) alle eisen (van beide partijen) af. RED BULL gaat in beroep en krijgt bij het Hof van Amsterdam voor een groot deel in januari 2010 gelijk. Een half jaar eerder heeft het Europese Hof uitspraak gedaan in de zaak l’Oreal/ Bellure en het Amsterdamse Hof volgt vrij strikt deze redenatie. RED BULL is een bekend merk. Het element BULL is meer onderscheidend dan het element RED. Omdat het deel BULL ook voorkomt in THE BULLDOG, zal het publiek een verband leggen tussen beide merken.
Volgens het Hof wordt er ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk RED BULL omdat: (1) het merk RED BULL bekend is in de Benelux voor energydrinks, (2) het bestanddeel BULL terugkomt in het andere merk, (3) dit merk gebruikt wordt voor identieke producten (energydrinks), (4) het alternatieve product een paar jaar (1997) na de introductie van RED BULL (in 1995) in de Benelux gelanceerd is en (5) gezien de uitlatingen van de eigenaar van THE BULLDOG dat zij een graantje willen meepikken van de miljardenomzet van RED BULL. Hierdoor vaart THE BULLDOG in het kielzog van het bekende merk RED BULL en trekt het ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie daarvan zonder hiervoor te betalen.
THE BULLDOG stelt zich op het standpunt dat er bij het ongerechtvaardigd voordeeltrekken wel gekeken moet worden naar een belangrijk ander aspect. Is er wel of niet een geldige reden voor het gebruik van dat merk voor dat specifieke product? THE BULLDOG gebruikt sinds 1975 het merk en het gebruik van de naam voor een energydrink, past binnen de historie van het eigen label de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategie.
Het Amsterdamse Hof schuift dit argument terzijde. Volgens de huidige rechtspraak is er alleen sprake van een geldige reden indien er een zodanige noodzaak bestaat voor het gebruik van het teken voor energydrinks dat er niet in redelijkheid verlangd kan worden dit niet te gebruiken. Die situatie doet zich hier niet voor, dus volgt er een verbod. Voor THE BULLDOG rest er daarom maar een mogelijkheid, de gang van cassatie naar de Hoge Raad.
In de cassatie procedure spelen drie gronden(middelen) een belangrijke rol. De stelling (1) dat vergelijking van de tekens niet correct is gebeurd, (2) dat het onderscheidend vermogen van het element BULL verwatert is doordat RED BULL licenties uitgeeft voor het gebruik van vergelijkbare merken en (3) dat het begrip “geldige reden” veel te beperkt wordt uitgelegd. In cassatie krijgt THE BULLDOG gelijk op de eerste twee punten, maar het derde punt is zo belangrijk voor de praktijk dat de Hoge Raad besluit hiervoor prejudiciële vragen stelt aan het Europese Hof.
Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, lijkt het erop dat het Amsterdamse Hof de merken heeft ontleed en alleen gekeken heeft naar met name de woordelementen. Dat is natuurlijk niet correct, de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming dient namelijk globaal beoordeeld te worden. Omdat THE BULLDOG een duidelijke eigen andere betekenis heeft en gezien de merken in totaliteit, is onduidelijk waarom dit niet een mogelijke overeenstemming kan compenseren (PICASSO/PICARO).
Daarnaast zijn er vraagtekens of Red Bull niet bijdraagt aan de verwatering van haar merk door aan Bullit Trading een licentie heeft gegeven voor het teken BULLIT voor energydrinks. De merkrechten voor BULLIT staan wel op naam van RED BULL, maar op de markt is voor niemand duidelijk dat dit een gelicenseerd product is. Verwatering kan ontstaan (1) als de merkhouder niet actief optreedt tegen overeenstemmende merken voor soortgelijke producten. Maar het kan ook ontstaan (2) als de merkhouder een vergelijkbaar product op de markt brengt onder een overeenstemmende naam, zonder daarbij duidelijk te maken dat het product afkomstig is van dezelfde merkhouder.
Die verwatering is nogal essentieel in deze zaak, omdat RED BULL heeft betoogt dat het element BULL het onderscheidende element is. Als het element BULL verwatert door toedoen van de merkhouder, dan is het nog maar de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen de merken (en of er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken) . Ook dit aspect moet daarom nader bekeken worden. (Maar laat dit wel direct een les zijn voor de merkhouder om niet ongebreideld merklicenties te geven voor vergelijkbare producten.)
Het derde punt, hoe om te gaan met het begrip “geldige reden” is juridisch het meest interessant. Het begrip “geldige reden” is Europees geharmoniseerd. In de adwords zaken en het Interflora-arrest heeft het Europese Hof een eerste handreiking gedaan hoe het begrip “geldige reden” uitgelegd moet worden in relatie tot artikel 5 lid 2 van de merkenrichtlijn/ kielzog varen. Het gebruik van een Adword van een bekend merk om een alternatief aan te bieden, kan onder omstandigheden, een geldige reden zijn voor het gebruik. Mededinging prevaleert in dat geval boven de rechten van de merkhouder. Correcte mededinging kan dus een geldige reden zijn. Het is aan de locale rechter om dit te beoordelen.
De geldige reden is dus een aparte toets, waar apart naar gekeken moet worden naast de vraag of het gebruik wel of niet ongerechtvaardigd is. Daarnaast blijkt uit dit arrest dat een geldige reden Europees rechtelijk een breder begrip is dan tot voor kort in de Benelux (het criterium van noodzakelijk niet kunnen afzien van gebruik). Het eerdere gebruik van het merk (voordat het bekende merk werd geregistreerd), geeft een eigenrecht, de vraag is alleen of dit tevens een geldige reden geeft. Om die reden stelt de Nederlandse Hoge Raad vragen aan het Europese Hof (februari 2012) hoe artikel 5-2 uitgelegd moet worden. “Kan er sprake zijn van een geldige reden indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de betreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd”. Een positief antwoord zou er op duiden dat ook in het continentale stelsel, gebruik zonder registratie van belang kan zijn en dat het continentale stelsel op dit gebied toch een klein beetje opschuift richting het Angelsaksische systeem. In dat geval lijkt het merkenrecht wederom te moeten inleveren ter faveure van het mededingingsbelang.
