iWINK lanceert een nieuwe dienst onder de naam IWEBHOSTING maar heeft geen merk hiervoor aangevraagd. Dat is beroerd want in ons continentale stelsel, krijgen we pas bescherming na registratie en niet door gebruik.
In deze kwestie, gaat het echter niet alleen om gebruik van de naam voor een dienst. In 2002 wordt namelijk ook de URL vastgelegd en (zover ik uit de pers kan opmaken), wordt de naam volop gebruikt. Niet alleen voor het aanbieden van webhostingdiensten, maar tevens als een 2de handelsnaam. Kijk en nu wordt het dus heel interessant.
Apple heeft de zaken wel goed aangepakt. Bij de lancering van IWEb wordt direct het merk geregistreerd. Een merk dat naar mijn mening uitsluitend is opgebouwd uit de beschrijvende elementen I en WEB. 2 beschrijvende elementen, I is namelijk de standaard afkorting voor Informatie of voor Internet en WEB de afkorting voor WEBSITES, WEBHOSTING. Zoals iedereen weet, zijn de Europese autoriteiten een stuk liberaler. Het merk is daar zowaar nog geaccepteerd. De merken zijn aangevraagd in 2006 en het gebruik start (volgens de pers pas) in 2007, dus het lijkt erop dat inburgering niet relevant is.
iWINK wil bij nader inzien haar goodwill beschermen en besluit voor het logo merkbescherming aan te vragen in de Benelux. Ook dat is slim, omdat de aanvraag van een woordmerk met grote zekerheid geweigerd zal worden in de Benelux, dus is een logo het enige alternatief.
Wat maakt deze zaak nu zo leuk. De vraag hoe het BBIE nu zal omgaan met deze oppositie. Om de merken met elkaar te kunnen vergelijken, zal er een uitspraak gedaan moeten worden over de dominante en onderscheidende elementen. Zie hier het probleem van twee verschillende interpretaties. Een probleem waar mening merkhouder in de praktijk dagelijks tegen aanloopt.
Het BBIE hanteert normaal een wat strenger beleid voor wat betreft de vraag of merken beschrijvend dan wel verwijzend zijn. Het lijntje tussen verwijzend en beschrijvend is dun, maar vaak worden deze merken in de Benelux geweigerd omdat de woorden toch beschrijvend vindt terwijl een dergelijk merk daarna vaak wel geaccepteerd wordt in Europa omdat men dit verwijzend vindt. Om die reden worden daarom veel verwijzende merken als woordmerk aangevraagd en geregistreerd in Europa. Echter bij een conflict (zoals nu) hebben beide merken allebei evenveel rechtskracht. De vraag is dan nu ook, hoe gaat het BBIE verder.
Apple heeft de oppositie gebaseerd op haar Europese merken. Het BBIE doet hier niets mee (ook de rechter niet), deze merken zijn gewoon geldig, want ze zijn eerder beoordeeld op onderscheidend vermogen (ook al is het eigen beleid hier anders op). Mocht je als wederpartij hier een probleem mee hebben, start dan maar een nietigheidprocedure tegen deze registratie. In dat geval zal er wel rekening mee worden gehouden en de procedure worden uitgesteld.
De vraag is dan ook welke lijn de oppositieafdeling van het BBIE zal volgen bij de beoordeling of de tekens op elkaar lijken. In die beoordeling moet gekeken worden naar de onderscheidende dominante delen.
Volgt men hier de lijn van het beleid van het BBIE (dat kan namelijk), zo ja dan is het woordelement IWEBHOSTING totaal niet relevant omdat het puur beschrijvend is. In dat geval moet er gekeken worden naar het logo wat geheel anders is. Of volgt men de meer liberalere lijn van Europa waar soms aan dergelijke woordelementen nog wel enig onderscheidend vermogen wordt toegekend.
Jammer genoeg is dit dus geen rechtszaak, zodat heel het handelsnaamrechtelijke deel buiten beschouwing blijft. Toch is dat uiterst interessant. Want als het Groningse bedrijf inderdaad sinds 2002 actief is bedrijf onder deze naam, dan kan de merkaanvraag mogelijk wel doorgehaald worden in deze oppositie, maar levert dat nog geen verbod op in verband met het handelsnaam gebruik en het gebruik als handelsnaam op de website (die momenteel off-line gehaald is). De zaak doet erg denken aan ATOS ORIGIN en het kleine bedrijfje dat vergelijkbare diensten eerdere aanbood. In eerste instantie won het kleine bedrijfje ook puur op haar handelsnaam omdat de diensten die aangeboden werden identiek zijn. Vlak voor het hoger beroep is de zaak voor veel geld geschikt.
Apple heeft aankondigd dat domeinnaam (die een nummer 1 positie bij Google heeft) overgedragen moet worden en dat er een verbod op het gebruik van de handelsnaam moet komen. Afwachten is dus wat eerste het BBIE doet en daarna op Apple de zaak doorzet.
