Het Poolse bedrijf Viaguara SA produceert en distribueert naast alcoholische dranken ook energiedrinks onder de naam VIAGUARA. Het drankje bestaat onder andere uit Guarana fruit wat bekend staat om zijn stimulerende effect. Dit Braziliaans vruchtje, wat net zo groot is als een koffieboon, bevat wel twee keer zoveel cafeïne als de voornoemde boon.
In 2005 deponeerde het bedrijf Viaguara de gelijknamige merknaam Viaguara voor alcoholische- en alcoholvrije dranken in het Europese merkenregister. Het farmaceutische bedrijf Pfizer opponeerde dit merk op basis van hun merk Viagra. Viagra is een medicijn dat het stofje Sildenafil bevat dat wordt voorgeschreven bij mannen die een erectiestoornis hebben. Het merk Viagra heeft een uitzonderlijk grote naamsbekendheid gekregen, mede door de zeer uitgebreide media-aandacht.
Een aantal uitspraken volgde waarbij de oppositie Kamer en de Eerste Kamer van Beroep in hun uitspraak tegenover elkaar staan. Hierop is Viaguara SA naar het Europees Gerechtshof gestapt. Het Gerechtshof heeft onlangs Pfizer in het gelijk gesteld.
Zij bevestigd dat het merk VIAGRA aangemerkt kan worden als een algemeen bekend merk in een aanmerkelijk deel van de Europese Unie. Bij vergelijking van medicijnmerken, en in het bijzonder medicijnen die worden voorgeschreven, wordt doorgaans geoordeeld dat de gebruiker (dus de arts, apotheker of de “patiënt”) een hoger opmerkingsniveau heeft. Hierdoor is de kans op verwarring tussen overeenstemmende merknamen kleiner dan wanneer het gaat om consumenten goederen. Aangezien de bekendheid van het merk VIAGRA niet alleen tot de medische specialist en zijn gebruiker uitstrekt maar tot gehele bevolking, geniet het merk een grotere beschermingsomvang.
De rechter oordeelde dat de merken VIAGUARA en VIAGRA erg op elkaar lijken. Niet alleen in uitspraak maar ook visueel. De merken hebben geen begripsmatige betekenis (dus dat aspect valt weg). Op het eerste gezicht lijken de producten niet op elkaar maar bij een nadere beschouwing vindt de rechter dat er toch voldoende overeenkomsten bestaan tussen VIAGRA en VIAGUARA. Hierdoor kan er een verband worden gelegd tussen de merken. VIAGUARA is namelijk bedoeld voor alcoholische of een energiedrankje wat een stimulerende werking heeft op lichaam en geest. De consument zal het product aanschaffen met de veronderstelling dat VIAGUARA bepaalde kwaliteiten heeft, zoals een libido verhogende werking, die men ook zou verwachten bij VIAGRA. Het middel VIAGRA zorgt ervoor dat de kwaliteit van het leven wordt vergroot, namelijk een beter seksleven. Aangezien VIAGRA ook door jongeren wordt gebruikt in het uitgaanscircuit is er een overeenstemming met het gebruik van VIAGUARA, dat ook wordt genuttigd door jonge mensen in het uitgaansleven.
Vervolgens stelt het Gerecht dat Viaguara SA ongerechtvaardigd voordeel trekt door het gebruik van het merk VIAGUARA. Het merk vaart in het kielzog van de bekendheid van het merk VIAGRA. Hierdoor profiteert VIAGUARA van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van VIAGRA. Het merk VIAGUARA trekt zodoende profijt uit de commerciële inspanningen zonder hiervoor een financiële vergoeding aan Pfizer te betalen.
Gevolg van dit alles, de aanvraag voor de merkregistratie VIAGUARA is geweigerd door het Europese Merkenbureau. De volgende stap om het gebruik van VIAGUARA tegen te gaan, is om naar een Europese rechtbank te stappen om dit verder af te dwingen. Vooralsnog wordt VIAGUARA als energiedrink op de webpagina van VIAGUARA SA getoond en verhandeld. In 2009 en in 2010 heeft zowel de rechtbank in Bern (Zwitserland), de rechtbank in München (Duitsland) ook een uitspraak gedaan over de merken VIAGUARA Wodka en VIAGRA. Ook in die zaken zou het merk VIAGUARA profiteren van de bekendheid van VIAGRA.
