Apple introduceerde wereldwijd de iPhone in 2007. Dat is in Mexico een kleine vier jaar na de registratie van het merk iFone door het Mexicaanse telecommunicatiebedrijf iFone. In 2009 krijgen beide partijen het met elkaar aan de stok. Volgens de kranten zou iFone gewonnen hebben, alleen is de schade nog niet begroot. Volgens de advocaat van iFone, Eduardo Gallart, zou minimaal 40% van de inkomsten afgedragen moeten worden door de inbreukmaker (Apple). Maar de soep lijkt toch wat minder heet gegeten te worden.
Wat is er nu werkelijk aan de hand? In 2003 laat het Mexicaanse call center iFone haar merk registreren in klasse 38 voor telecommunicatie diensten. In 2007 volgt de introductie van de iPhone van Apple. Het merk wordt in eerste instantie geregistreerd voor de producten in klasse 9 (telefoons) en 28 (elektronische spelletjes). Apple heeft voor telecommunicatiediensten een aantal andere merken geregistreerd in klasse 38, namelijk iMessage, FaceTime en in America ook het merk iPhone. Omdat het erop lijkt dat het merk iFone in Mexico niet gebruikt wordt voor telecommunicatiediensten, zien de advocaten van Apple hun kans schoon. Zij starten een doorhalingsactie om het merk te laten verwijderen om zodoende de wegvrij te maken het merk om het eigen merk iPhone ook voor telecommunicatiediensten te gaan gebruiken. Dat is de zaak die in 2009 gestart is, niets meer en niets minder.
Een doorhalingsactie is altijd moeilijke procedure. Je moet van te voren namelijk hard zien te krijgen dat een bepaald merk niet gebruikt wordt, maar je weet nooit welk konijn de houder alsnog uit de hoge hoed kan halen. Om meer zekerheid te krijgen over de haalbaarheid van een zaak, laten bedrijven vaak eerst een gebruiksonderzoek uitvoeren. In zo’n onderzoek worden dan concurrenten en brancheorganisaties benaderd met de vraag of zij met het merk bekend zijn. Daarnaast wordt er onderzoek op het Internet en in standaard databases gedaan naar het merk en vaak wordt er uiteindelijk ook een interview gehouden met het bedrijf zelf (zonder dat het bedrijf dit door heeft). Zo’n rapport is natuurlijk handig (vooral als iemand namens het bedrijf aangeeft dat het merk niet meer gebruikt wordt), maar zaligmakend is het niet, want soms wordt een merk namelijk nog wel (beperkt) gebruikt en weten derden (of zelfs mensen binnen het bedrijf) dit niet.
In deze rechtszaak gaat de doorhalingsactie mis. De advocaat van iFone kan namelijk aangtonen dat het merk nog wel gebruikt wordt. De stelregel is dat dit gebruik niet symbolisch is, maar dat er echt omzet gegenereerd moet worden in het economisch verkeer. De eisen hiervoor verschillen per land, en soms is een kleine omzet al voldoende hiervoor. Deze slag heeft Apple dus verloren. Maar dat wil nog niet zeggen dat Apple haar merk iPhone niet meer in Mexico kan gebruiken.
iFone kan aantonen dat zij haar merk nog gebruikt en behoudt dan ook de rechten. Niet zozeer waarvoor het merk geregistreerd is in die tijd, maar alleen voor diensten waarvoor het gebruikt wordt. Zover ik begrijp, de diensten van een callcentre. Apple gebruikt haar merk voor de verkoop van de iPhone 4 en 5, telefoontoestellen. Om die reden lijken de merken naast elkaar te kunnen bestaan. Diensten van een call centre zijn verschillend genoeg ten opzichte van telefoontoestellen, van soortgelijkheid is hier geen sprake. Kans op verwarring / inbreuk is dus vrijwel uit te sluiten.
Omdat er dus geen inbreuk lijkt te zijn, is er ook geen sprake van het betalen van een schadevergoeding wegens inbreuk (afdracht van 40% van alle omzet) of het verwijderen van de iPhone5 van de markt in Mexico. (Jammer, de krantenkoppen waren leuk, realiteit is anders). Wel is deze zaak wel een mooi voorbeeld om aan te geven dat een cancellation procedure op basis van non-use vrijwel nooit een gelopen race is. Een goed en gedegen gebruiksonderzoek is handig in de procedure, maar nooit zaligmakend.
