Normaal wordt grote waarde gehecht aan het eerste deel van een merk. Echter, dit keer niet. De autoriteiten stellen dat CAT (vanuit de Engelse consument gezien) het dominante onderscheidende deel is. Om die reden zijn de merken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend. Echter geldt deze redenatie ook voor speelgoed, want er is natuurlijk ook speelgoed te koop voor katten en daarvoor is het woord CAT niet onderscheidend.
Caterpillar heeft de merkenclaim niet alleen gebaseerd op generieke begrippen (zoals ‘speelgoed’), maar heeft de merkenclaim uitgebreid naar specifieke producten zoals constructies speelgoed, schaalmodellen van voertuigen. De Board of Appeal besluit dat je in dat geval naar de hele classificatie moet kijken. Als het merk alleen was geclaimd voor ‘speelgoed’ en dan zou deze redenatie wel opgaan, maar in dit geval heeft Caterpillar haar merk ook aangevraagd voor hele specifieke producten. Mini-autootjes zijn geen speelgoed voor poezen (dat is een pluche muis). Het merk is daarom onderscheidend voor dit soort speelgoed. Om die reden wordt het merk FLOWERCAT uiteindelijk voor alle waren geweigerd.
Zie hier het belang van een goed advies hoe een merk aan te vragen. Voor welke specifieke producten en diensten moet een merk worden geclaimd, zodat dit bij een kwestie in stelling kan brengen? Gebruik van standaardtermen kan tot gevolg hebben dat je als merkhouder uiteindelijk met lege handen staat.
