Bij de lancering van een nieuw product is het verstandig om eerst te checken of het merk wel is te gebruiken. De naam kan namelijk ook geregistreerd zijn als merk. Het merkenrecht geeft de merkhouder het alleen recht op het gebruik van die naam voor bepaalde producten. Een onderzoek in het merkenregister geeft hier snel uitsluitsel over. Veel bedrijven beperken dit onderzoek (in verband met de kosten) in eerste instantie tot de thuismarkt. Mocht een product een succes zijn en ook over de grens verkocht gaan worden, dan kan dit tot problemen leiden. Deze situatie doet zich momenteel voor rond de TV musical hitserie Glee.
De TV Serie Glee is in Amerika zijn laatste (zesde) seizoen in gegaan. Sinds 2009 volgt de tv-serie het leven van een aantal studenten op de William McKinley High School. Onder leiding van een leraar wordt de oude Glee club weer in ere te herstellen. Na een paar uitzendingen is het duidelijk, een nieuwe TV hit was geboren. De serie wordt ook snel internationaal uitgerold waarbij de producent Twentieth Century Fox in Engeland in problemen komt over het gebruik van de naam.
The Glee Club is namelijk een keten van Britse Comedy clubs met vestigingen in Nottingham, Brimingham, Cardiff en Oxford. De eigenaar Mark Tughan heeft het logo The Glee Club in 1999 als merk laten vastleggen voor muziek, cabaret en entertainment diensten. Met die merkregistratie heeft Mark Tughan het alleenrecht op het gebruik van de naam. Toen de televisieserie een hit werd, had dat volgens Mark direct invloed op zijn theaters. Potentiele bezoekers zouden afhaken omdat zij denken dat de comedy club iets te maken heeft met de hitserie die landelijk uitgezonden wordt via Sky. Voor Mark Tughan is het duidelijk. Mogelijke bezoeker raken hierdoor in verwarring en gebruik van de naam is schadelijk voor zijn keten. Omdat partijen er niet samen uit kunnen komen moet de rechter eraan te pas komen.
De Engelse High Court heeft recent besloten dat een verbod rechtvaardig is. De naam is overeenstemmend en het gebruik ligt direct in elkaars verlengde. De rechter geeft wel aan dat de eis voor een naamswijziging pas van kracht wordt als de zaak in hoger beroep is bevestigd. Hoewel het moeilijk is exact de hoogte van de schade te bepalen, gaf de rechter aan te denken aan een bedrag van rond de 100.000 pond. Zolang het hoger beroep loopt mag de serie nog uitgezonden worden onder de oude naam. Twentieth Century Fox heeft beroep aangetekend tegen het besluit.
De zaak geeft wel mooi weer wat de gevaren als de verkoop wordt uitgebreid naar het buitenland. Onderzoek bij het betreden van een nieuwe markt eerst of het vertrouwde merk in dat andere land wel gebruikt kan worden. Zo niet, bedenk dan of het mogelijk is om het product onder een andere naam in de markt te brengen of schik de zaak met de oudere merkhouder.
