De kwestie of THE NEXT POPSTAR inbreuk maakt op de merkrechten van POPSTARS is bijzonder interessant. Screentime heeft namelijk de naam van het programma als merk geregistreerd. SBS en TALPA stellen dat het merk niet geldig is. Een merk moet namelijk onderscheidend zijn en POPSTARS bestaat uitsluitend uit woorden die weergeven wat er te zien is, namelijk de uitzending van de zoektocht naar een POPSTER/ een zangtalent. De rechter volgt dit oordeel en dat maakt de zaak interessant, want staat Screentime nu ineens met lege handen?
Nee, om dit te ondervangen, stelt Screentime dat het merk POPSTARS door intensief gebruik door de jaren heen ingeburgerd is. Dat inburgeren is nu net wel een probleem. Veel producten en diensten worden namelijk alleen binnen de landgrenzen verkocht (denk maar aan Mona Toetjes of televisieprogramma’s). Echter de Benelux is vanuit merkrechtelijk oogpunt een juridische eenheid. Wil je een beroep doen op een bekend merk, dan moet je wel bekend zijn inde hele Benelux, dus ook in Luxemburg of in Wallonië. En daar struikelt menige claim van een bekend merk op en ook dit keer. De rechter wil er wel aan dat het merk bekend is in Nederland, want de TV show is jarenlang (van 2008 tot 2011) uitgezonden door SBS. Bekendheid in België is op dit moment onvoldoende, want het programma is maar een jaar uitgezonden, in 2001, meer dan tien jaar geleden. Het lijkt erop dat Talpa en SBS de zaak gaan winnen, maar zie daar het konijn uit de hoge hoed, Art 6bis Unieverdrag van Parijs en art 16-lid2 TRIPS.
Als laatste grond voor de inbreuk is een beroep gedaan op art 6bis UVP en art 16 lid 2 TRIPS. Het grote voordeel hiervan is, dat Nederland hierbij partij is en niet de gehele Benelux. Het Hof heeft al eerder bepaald (in de Wendy’s zaak) dat door de inwerkingtreding van artikel 16-2 TRIPS de drempel voor het aannemen van algemene bekendheid aanzienlijk is verlaagd. Er moet aangetoond worden dat er bekendheid is bij een aanzienlijk deel van het desbetreffende publiek (publiek dat interesse heeft in zangtalentenjachten) in Nederland en dat is dus veel lagere drempel dan bij het algemene publiek in Nederland en België (ook Franstalig België!) en Luxemburg. Door de eerdere uitzendingen kan Screentime hard maken dat het merk bekend is in Nederland. Door de sterk overeenstemmende naam kan het publiek in verwarring raken of denken dat THE NEXT POPSTAR een vervolg is op POPSTARS. Bekendheid in Nederland is dus is (in deze procedure) voldoende om de inbreuk aan te nemen (ondanks dat er mogelijk geen bekendheid is in België en Luxemburg).
De uitspraak blijft dus zeer opmerkelijk. en biedt merkhouders nieuwe kans in de Benelux. Merkinbreuk op basis van de merkenwet lukt niet, want het merk is nietig want het is beschrijvend. Inburgeren van het merk kan niet op basis van het merkenrecht want dat moet het merk bekend zijn in de gehele Benelux. Maar merkinbreuk kan alsnog wel op basis van 6UpV/ art 16-2Trips omdat bekendheid in Nederland hiervoor voldoende lijkt te zijn. Bekende nationale merken die tot nu toe bot vingen, sla u slag!
