In China is het van groot belang om een goede correcte vertaling in Chinese karakters van het westerse merk te laten registreren. Chinese consumenten herkennen het westerse woordmerk vaak niet als een woord maar zien er meer een afbeelding/ logo in. Om die reden worden westerse merken vaak gebruikt in combinatie met een Chinese vertaling. Op die manier weet de consument dat het hier om een woordmerk gaat. Tevens geeft die Chinese vertaling aan hoe het merk uitgesproken moet worden. Hiermee wordt voorkomen dat de consument zelf een beschrijving verzinnen om het beeld te beschrijven. Omdat ons woordmerk natuurlijk niet echt direct een plaatje is, ziet de Chinese consument hier soms een niet gewenste beeldassociatie in zoals; “schijtend paard” of “dode hond” wat voor bijvoorbeeld medicijnen toch geen fijne bijnaam is. Bedenk dus zelf wat de correcte vertaling is in Chinese tekens en laat dit tijdig registreren om ongewenste associaties te voorkomen.
Daarnaast kan het natuurlijk gebeuren dat andere bedrijven een bijna vergelijkbaar merk laten registreren dat wel hetzelfde wordt uitgesproken. Zo is het merk Hermès al sinds 1977 geregistreerd in China. Niet in Chinese karakters (Aì mã shì) maar gewoon in ons Latijnse schrift. Het niet geregistreerde Hermès merk in Chinese karakters betekent: “paarden liefhebbers”. In 1995 registreert Dafeng Garment Factory het vergelijkbare merk Aì mã shì in Chinese karakters geregistreerd dat fonetisch precies hetzelfde klinkt als het merk Hermès. Omdat het tweede karakter net ietsje anders is, betekent dit merk “edelstenen liefhebbers”
Hèrmes is niet blij met deze overeenstemmende registratie en start direct in 1995 een oppositie procedure tegen de aanvraag. Helaas verliest zij deze procedure en wordt het merk ingeschreven in 2001. Tegen deze uitspraak gaat Hermès in beroep. In de Chinese rechtszaak stelt Hermès dat het merk wereldwijd een grote reputatie heeft. Echter ook hier gaat het mis. Hermès kan namelijk niet goed kan aantonen dat haar niet-geregistreerde Chinese merk al bekend was in China op het moment dat Dafeng Garment Factory het merk ging registreren. Het bewijs dat overlegt werd, dateerde van na de datum van de start van de kwestie en de bekendheid was gebaseerd op het gebruik van het merk in Hong Kong.
Belangrijk in deze rechtszaak is dat ongeregistreerde merken in China alleen bescherming krijgen als ze zeer bekend zijn. Die bekendheid moet dan wel specifiek gelden voor China zelf en niet voor andere landen, zelfs niet in Macau of Hong Kong. Tevens moet die bekendheid direct aangetoond worden aan het begin van de procedure. Anders zal er altijd onduidelijkheid blijven over wie nu bekendheid heeft met het merk, de oorspronkelijke merkhouder of de Chinese deposant van een vergelijkbaar merk. Registreer daarom tijdig een vertaling van het merk in China om bovenstaande problemen of ongewenste associaties/ beschrijvingen te voorkomen die afbreuk kunnen doen aan de opgebouwde goodwill.
